Strategie brevettuali per startup
Download as PPTX, PDF0 likes129 views
Il documento analizza le strategie brevettuali per le startup, evidenziando la scelta tra brevettare, mantenere segreti industriali o pubblicare informazioni. Viene discusso come e quando brevettare, i costi associati, e i vantaggi della protezione brevettuale in relazione alla valutazione e competitività dell'azienda. Infine, si tratta di come gestire il portafoglio brevetti e minimizzare i rischi legali e tecnologici, sottolineando l'importanza della valutazione e dell'accurata pianificazione delle domande di brevetto.
Strategie brevettuali per startup
- 1. Strategie brevettuali per le startup MASSIMO BARBIERI © 2021
- 2. Strategie Brevettare, mantenere il segreto industriale o pubblicare? Se decido di brevettare Cosa? Quando? Dove?
- 3. Il segreto industriale (1) Art. 98 (CPI) – segreti commerciali (le informazioni aziendali, le esperienze aziendali e tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, dati relativi a prove la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, così come i dati per la richiesta di una AIC). Queste informazioni devono: - essere segrete (non note o accessibili); - avere valore economico, in quanto segrete; - essere sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete.
- 4. Il segreto industriale (2) Art. 99 (CPI) – il detentore dei segreti commerciali di cui all’art. 98 ha diritto di vietare di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare in modo abusivo tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati acquisiti in modo indipendente ◦ Il dipendente rivela a un altro soggetto un segreto commerciale (l’acquisizione, l’utilizzo e anche la successiva rivelazione costituiscono un illecito) ◦ La produzione e la commercializzazione di merci realizzate grazie all’uso dei segreti commerciali acquisiti in modo illecito è altresì un illecito ◦ Prescrizione: 5 anni
- 5. Il segreto industriale (3) - non si vuole rivelare informazioni - l’invenzione potenziale rientra nell’elenco di quelle non brevettabili (art. 45 CPI, c. 2) - mancanza di originalità - si ritiene che il processo per l’ottenimento del brevetto sia troppo costo in funzione dei guadagni che si prospettano - difficile rilevare la contraffazione - non ha una data di scadenza
- 6. Pubblicazione difensiva - Pubblicazione su riviste o siti attendibili ◦ https://www.researchdisclosure.com/Step/FileUpload ◦ https://ip.com/products/prior-art-database/ - data certa - deposito domanda di brevetto (soluzione più costosa)
- 7. Strumenti informali di tutela - Accordi di riservatezza (NDA) - Patti di non- concorrenza - Segreto industriale
- 8. Perché brevettare - azionarlo verso un concorrente - pubblicazione difensiva - generare ricavi da licensing - aumentare la valutazione della startup - dissuadere i concorrenti dall’instaurare azioni di contraffazione - acquisizione o accordo di sviluppo congiunto - finanziamento da parte di VC, business angel Costi elevati e molto tempo per ottenere la concessione Costi elevati Non è il core business della startup
- 9. Cosa brevettare Invenzioni che possono creare valore Troppo ampio Troppo specifico Non è brevettabile Non ha valore (design around)
- 10. Valutare l’invenzione ricerca di prior art Novità Attività inventiva Esaminare i vantaggi dell’invenzione rispetto alla prior art
- 11. IDF - accordo di cessione dei diritti - descrizione dei elementi tecnici - problema risolto dall’invenzione - tecnica nota più vicina all’invenzione - come è possibile aggirare la soluzione tecnica? - quali sono le caratteristiche note ma necessarie? - e quali sono uniche e necessarie?
- 12. Settore tecnico di riferimento Presenza di molti brevetti, di cui la maggior parte detenuti da multinazionali 1 Ci sono opportunità di sviluppare soluzioni tecniche alternative e brevettabili 2 Pochi brevetti nel settore 3 È importante analizzare il contesto brevettuale di riferimento, ovvero sapere quanti brevetti sono stati depositati, da chi (PMI o multinazionali?), qual è il trend di deposito e verificare se ci sono delle barriere all’ingresso a causa di portafogli brevettuali bloccanti.
- 13. Originalità L’invenzione deriva da una semplice combinazione di tecniche note 1 L’invenzione non è alla portata di un tecnico medio del settore 2 Invenzione “disruptive” 3 Questo fattore serve a determinare la probabilità di concessione di una domanda di brevetto (si valuta la prior art e se sussistono i requisiti di brevettabilità, ovvero novità, attività inventiva e applicazione industriale)
- 14. Rilevabilità L’invenzione non è rilevabile dall’esterno 1 Rilevabile attraverso esperimenti e richieste di descrizione 2 Facilmente rilevabile osservando il prodotto e/o l’attività di marketing dei concorrenti 3 È facile rilevare un’eventuale contraffazione?
- 15. Finalità della privativa Tutti gli utilizzatori sono clienti 1 Un utilizzatore che non è un diretto concorrente 2 Uno o più diretti concorrenti 3 L’invenzione, così come rivendicata nel brevetto, riesce a bloccare la concorrenza?
- 16. Possibili alternative sul mercato La migliore alternativa sul mercato ha le stesse prestazioni 1 La migliore alternativa non ha una o più caratteristiche tecniche 2 La migliore alternativa ha delle prestazioni di gran lunga inferiori 3 • Il brevetto tutela il miglior metodo per realizzare un prodotto di successo, che rende impossibile l’imitazione da parte dei concorrenti? (che dovranno riprodurre una o più caratteristiche tecniche per poter competere alla pari) • Un ambito di tutela limitato è piuttosto inutile: chiunque potrà aggirare facilmente l’invenzione
- 17. Valore del prodotto Solo per caratteristiche tecniche “desiderate” 1 Una caratteristica tecnica importante 2 Caratteristica tecnica fondamentale per lo sviluppo del prodotto 3 Verificare quanto l’ambito di tutela dell’invenzione brevettata si adatti allo sviluppo del prodotto
- 18. Valutare l’invenzione (2) (a) Originalità dell’invenzione 1 2 3 (b) Rilevabilità della contraffazione 1 2 3 (c) Finalità del brevetto 1 2 3 (d) Design around 1 2 3 (e) Valore del prodotto 1 2 3 Valore crescente Brevetto non efficace Brevetto utile La valutazione complessiva non è di tipo quantitativo: non c’è un punteggio con una soglia predefinita per stabilire se conviene brevettare oppure no, ma si tratta di una valutazione di buon senso.
- 19. Quando depositare (US) Idea POC Prototipo Prodotto divulgazione Troppo tardi! (almeno fuori US) In US: periodo di grazia (1 anno) Troppo tardi anche in US Provisional Domanda PCT Provisional 1 anno
- 20. Quando depositare (US) In caso di pivot: - rifare FTO - rivalutare il valore dei brevetti in portafoglio ◦ abbandonare o vendere ◦ depositare continuation per seguire le modifiche al prodotto ◦ Always keep a continuation pending! - ideare e tutelare nuove invenzioni - File as soon as value is clear - File early & often - Re-assess value frequently - Don’t wait for perfection!
- 21. Quando depositare (EU) Idea POC Prototipo Prodotto divulgazione Domanda PCT IT 1 anno
- 22. Quando depositare? - prima di qualsiasi divulgazione, per conservare i diritti in tutti gli Stati che richiedono la novità assoluta (es. Europa, Cina) - entro un anno dalla divulgazione dell’invenzione per conservare i diritti in Paesi che concedono un »periodo di grazia» (es. USA, Giappone, ecc.)
- 23. Dove brevettare (1) Paese in cui l’azienda ha la sede (domanda di priorità) Estensione PCT (nell’anno di priorità) per posticipare l’ingresso nelle fasi nazionali Fasi regionali (nei mercati più importanti)
- 24. Dove brevettare (2) Non tutti i Paesi del mondo hanno aderito al sistema PCT, per cui l’ingresso in alcuni Stati (per esempio Argentina, Taiwan) deve essere effettuato nell’anno di priorità. Esistono, poi, alternative regionali al PCT e precisamente: EAPO (Organizzazione Eurasiatica dei Brevetti - http://www.eapo.org/en/) ARIPO (Organizzazione Regionale Africana sulla proprietà intellettuale - http://www.aripo.org/) OAPI (Organizzazione Africana per la proprietà intellettuale - http://www.oapi.int/) EPO (Organizzazione Europea dei Brevetti - http://www.epo.org/) Tutte queste organizzazioni hanno un ambito geografico di tutela più limitato, per cui la procedura PCT è preferibile, a meno che non ci sia un interesse specifico solo per alcuni Stati membri di uno dei summenzionati sistemi.
- 25. L’investitore - Massimizzare l’investimento - Minimizzare i rischi ◦ Legali, tecnologici, di mercato ◦ Il brevetto è concesso? È stato realizzato un prototipo? Il mercato di riferimento è affollato? ◦ Quanto facilmente potrà essere copiato il business? La startup sta violando diritti di terzi? - Due diligence ◦ Titolarità dei diritti (è necessario documentarla), ricerca di validità (se il brevetto è stato concesso), stadio di sviluppo dell’invenzione, analisi del mercato (ci sono barriere all’ingresso?)
- 26. Gestione dell’innovazione Nuova soluzione innovativa Come la tutelo? Con un brevetto o mantengo il segreto industriale. Ricerca di prior art Ricerca FTO Commercializzazione del prodotto. Valutazione deposito marchio
- 27. Competitive intelligence Monitorare i brevetti dei concorrenti Verificare se sono possibili nuovi sviluppi Identificare trend futuri nella tecnologia
- 28. Altri diritti IP - marchi - modelli d’utilità - disegni e modelli industriali
- 29. Gestione dei costi e del portafoglio - sviluppare un ampio portafoglio è costoso e richiede tempo (e non fornisce ROI nel breve periodo) - depositare brevetti scritti male non crea valore - tutelare solo le invenzioni «core» e rivendicare ciò che può essere monitorato In US è possibile: - depositare domande provvisorie (semplice descrizione della tecnologia e di come funziona) - utilizzare il programma «Track One» dell’USPTO (è possibile ottenere la concessione del brevetto in meno di un anno) Ci sono società (LOT Network, RPX e Unified Patents) che assistono le startup nel caso in cui siano citate in giudizio dai cosiddetti «patent troll»
- 30. Gestione dei costi e del portafoglio - tutelare solo i mercati principali - revisionare il portafoglio brevettuale ogni anno Costi per ottenere un brevetto concesso: - Europa: 20/25 K€ - USA: 15/17 K$ - Cina: 12/15 K€