1. DRAGOTTI
Studio Legale Associato
Milano, 23 marzo 2009
Avv. Gualtiero Dragotti
Innovazione e brevetti
Interpretazione del brevetto e rivendicazioni
2. Il fenomeno Cina
Dati 2005 (WIPO report 2007)
The patent of鍖ces of Japan and the United States of
America are the largest recipients of patent 鍖lings
followed by China, the Republic of Korea and the
European Patent Of鍖ce.
These 鍖ve patent of鍖ces account for 77% of all patents
鍖led in 2005, which represents an increase of 2% over
2004 (75%).
With an increase of almost 33% over
2004, the patent of鍖ce of China became
the third largest recipient of patent
鍖lings (up one place) in 2005.
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3. Globalizzazione ed innovazione
Linnovazione tecnologica come asset concorrenziale
Innovazione tecnologica e concorrenza sul mercato internazionale
La vocazione internazionale della propriet industriale ed
intellettuale
La Convenzione di Unione di Parigi (1883)
Gli accordi GATT - TRIPs (1994)
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4. La vocazione internazionale del brevetto
Larmonizzazione degli istituti IP
La concorrenza tra sistemi di protezione
Nuovi oggetti di tutela
Farmaci, software e business methods
Requisiti formali
Approccio nazionale, visione internazionale
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5. Le frontiere del brevetto
Il principio di territorialit
Diritti esclusivi e mercati
Lorizzonte temporale
Mercati di produzione e mercati di esportazione
Le vestigia del colonialismo
La base: il brevetto nazionale
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6. I sistemi di protezione
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7. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionali
nazionale
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8. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionali
nazionale
Brevetto
Regionale
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9. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionali
nazionale
Brevetto
Regionale
EPO
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10. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionali
nazionale
Brevetto
Regionale
EPO USA JP
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11. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionali
nazionale
PCT
Brevetto
Regionale
EPO USA JP
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12. I sistemi di protezione
Brevetto Estensioni
Priorit
nazionali
nazionale
PCT
Brevetto
Cina
Regionale
EPO USA JP
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13. Riferimenti normativi
Brevetto nazionale PCT
R.D. 1127/1939 (abrogato) Convenzione di Washington
(1970)
D.Lgs. 30/2005 (Codice della
Propriet Industriale)
Brevetto Europeo
Convenzione di Strasburgo (1963)
Convenzione sul brevetto europeo
(1973)
EPC 2000
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14. Brevetto e progresso tecnico
Brevetto e segreto industriale
Il sinallagma brevettuale
Contributo (stabile) al progresso tecnico
Diritto di sfruttamento in regime di esclusiva per un
periodo limitato di tempo
Monopolio brevettuale e concorrenza
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15. Gli allegati alla domanda di brevetto
FUNZIONE: CATALOGAZIONE E RICERCA
ART. 51.2 CPI: IL TITOLO DEVE CORRISPONDERE ALLOGGETTO DELLINVENZIONE
Titolo ART. 160.1 LETT. B) CPI: IL TITOLO DEVE ESPRIMERE BREVEMENTE MA CON PRECISIONE I
CARATTERI E LO SCOPO DELLINVENZIONE.
Riassunto FUNZIONE: INFORMAZIONE TECNICA (ART. 160.4 CPI E ART. 52 CPI)
FUNZIONE: CONSENTIRE AI TERZI DI ATTUARE LINVENZIONE (ART. 51 CPI).
Descrizione (e eventuali disegni) LINVENZIONE DEVE ESSERE DESCRITTA IN MODO SUFFICIENTEMENTE CHIARO E
COMPLETO PERCH OGNI PERSONA ESPERTA DEL RAMO POSSA ATTUARLA
FUNZIONE: INDICARE SPECIFICAMENTE CI CHE SI INTENDE DEBBA FORMARE
Rivendicazioni OGGETTO DEL BREVETTO (ART. 60.4 CPI)
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16. Scienza e volont
La descrizione come dichiarazione di scienza
Le rivendicazioni come dichiarazione di volont
Lambito dei diritti esclusivi
Il brevetto protegge solo ci嘆 che 竪 descritto e rivendicato
AND logico
Insuf鍖cienza di descrizione e nullit parziale
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17. La descrizione
Art. 51 CPI - Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione
industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua
intelligenza.
L'invenzione deve essere descritta in modo suf鍖cientemente chiaro e
completo perche' ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve
essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.
Art. 76.1 lettera c) CPI - Nullit (totale o parziale)
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18. Il Regolamento CBE
Regola42 - Contenuto della descrizione
(1)La descrizione deve:
a) precisare il ramo della tecnica al quale linvenzione si riferisce;
b) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per
lintelligenza dellinvenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per lesame della domanda di brevetto europeo;
preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
c) esporre linvenzione, quale 竪 caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se
esso non 竪 esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dallinvenzione
rispetto allo stato anteriore della tecnica;
d) descrivere brevemente le 鍖gure contenute nei disegni, se ve ne sono;
e) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dellinvenzione per la quale la protezione 竪 richiesta; tale indicazione deve
riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
f) indicare esplicitamente, se ci嘆 non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dellinvenzione, in qual modo
questultima 竪 atta ad avere unapplicazione industriale.
(2)La descrizione deve essere redatta nel modo e nellordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura
dellinvenzione, unaltra rappresentazione non procuri una migliore intelligenza dellinvenzione o non sia pi湛 succinta.
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19. Le Rivendicazioni
Art. 5 R.D. 244/1940 - La descrizione (...) deve iniziare con un riassunto che ha
solo 鍖ni di informazione tecnica e deve concludersi con una o pi湛 rivendicazioni in
cui sia indicato, speci鍖camente, ci嘆 che si intende debba formare oggetto del
brevetto
Art. 8.3 Conv. Strasburgo (1963) - I limiti della protezione conferita dal brevetto
sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni
servono a interpretare le rivendicazioni.
Art. 84 CBE - Le rivendicazioni de鍖niscono loggetto della protezione richiesta. Esse
devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
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20. Le rivendicazioni nel CPI
Lart. 52 CPI
1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo 鍖ni di informazione
tecnica e deve concludersi con una o pi湛 rivendicazioni in cui sia indicato,
speci鍖camente, ci嘆 che si intende debba formare oggetto del brevetto.
2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia,
la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel
contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai
terzi.
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21. La formulazione delle rivendicazioni
Preambolo e parte caratterizzante
Tecnica Nota +<caratterizzato dal fatto che>+ Caratteristiche
innovative
Il rapporto inversamente proporzionale tra numero di
caratteristiche rivendicate e ampiezza della protezione
Rivendicazioni dipendenti ed indipendenti
La struttura ad albero o a cerchi concentrici
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22. Le rivendicazioni nel Regolamento CBE
Regola43 Forma e contenuto delle rivendicazioni
(1)Le rivendicazioni devono de鍖nire, indicando le caratteristiche tecniche dellinvenzione,
loggetto della domanda per il quale la protezione 竪 richiesta. Qualora sia giusti鍖cato, le
rivendicazioni devono contenere:
a)un preambolo contenente la designazione delloggetto dellinvenzione e le caratteristiche
tecniche necessarie per de鍖nire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno
parte dello stato della tecnica;
b)una parte caratterizzante, preceduta dallespressione 束caratterizzato in損 oppure
束caratterizzato da損, che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle
caratteristiche di cui alla lettera a), si richiede la protezione.
....
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23. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
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24. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
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25. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
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26. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
A+B+X+Y+Z
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
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27. Le rivendicazioni: schemi
1. Dispositivo dotato delle caratteristiche A+B
A+B
caratterizzato dal fatto che sono presenti
le caratteristiche X+Y.
A+B+X+Y
2. Dispositivo secondo la rivendicazione 1,
caratterizzato dalla presenza della
ulteriore caratteristica Z.
Z1
3. Dispositivo secondo la rivendicazione 1 o
A+B+X+Y+Z
2, caratterizzato dalla presenza della
caratteristica Z1.
4. ...
5. Procedimento dotato delle caratteristiche A
+B caratterizzato dal fatto che sono
presenti le caratteristiche X+Y
6. ...
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28. Descrizione e rivendicazioni
Equa protezione al titolare
linterpretazione del brevetto nel suo complesso
il nucleo inventivo
Ricostruzione ex post
Ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.
interpretazione letterale delle rivendicazioni
le rivendicazioni come formule sacramentali
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29. Lart. 69 CBE
Art. 69 CBE - I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo
sono determinati dalle rivendicazioni. Tuttavia la descrizione e i disegni servono ad interpretare le
rivendicazioni
Il Protocollo interpretativo
Larticolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo 竪
determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni
servono esclusivamente a dissipare ambiguit eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Non va
neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttiva e che
la protezione si estende anche a ci嘆 che, a parere di un esperto che abbia esaminato la descrizione e i
disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. Larticolo 69 deve invece essere inteso nel senso
che de鍖nisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo unequa protezione al titolare
del brevetto e una ragionevole certezza del diritto ai terzi.
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30. La giurisprudenza
Atlas Copco (App. Milano, 18-01-2000)
La portata del brevetto 竪 determinata unicamente dalle rivendicazioni, sia pure
interpretate tramite la descrizione e i disegni; non 竪 dunque lecito integrare,
accorpare, riscrivere le rivendicazioni.
Lisec (App. Milano, 11-07-2000)
I limiti della protezione conferita dal brevetto devono essere rigorosamente
determinati dal tenore letterale delle rivendicazioni, senza possibilit di integrazioni
o aggiunte.
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31. La giurisprudenza /2
Cat (App. Milano, 19-01-2001)
Ai 鍖ni della individuazione del nucleo tutelabile del brevetto, deve farsi riferimento esclusivamente alla
rivendicazione, che si pone quale vera e propria manifestazione di volont giuridica, con la quale il
richiedente identi鍖ca lo speci鍖co ambito della protezione che si pretende; tale volont pu嘆 essere
enunciata, purch辿 in termini di univocit circa la consapevole intenzionalit della richiesta protezione,
anche nella parte descrittiva del testo della domanda, alla quale soltanto, peraltro, deve correlarsi la
de鍖nizione del possibile oggetto del brevetto.
Fedegari (App. Milano, 25-06-2002)
Ai 鍖ni della valutazione della validit di un brevetto, lidea di soluzione pu嘆 desumersi non soltanto dalle
rivendicazioni, ma anche dalla descrizione e dai disegni, non nel senso che questi possano consentire di
ampliare loggetto del brevetto, pervenendosi ad attribuire protezione anche a quanto non rivendicato,
bens狸 nel senso che descrizione e disegni valgano a consentire una migliore interpretazione del contenuto
delle rivendicazioni.
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32. Invenzioni di formula generale
Le invenzioni chimiche e le classi di composti
I sostituenti variabili
Cass., sez. I, 16-11-1990, n. 11094 (Cimetidina).
In tema di brevetto per invenzione industriale, si veri鍖ca nullit per difetto di descrizione, quando essa non
consenta ad un esperto del settore, dotato di tecnica media, di attuare linvenzione, senza ulteriori ricerche e
sperimentazioni.... (nella specie, trattavasi di una formula chimica generale di composti farmacologicamente attivi,
dalla quale poteva essere ricavato un farmaco anti-ulcera solo in esito ad ulteriori attivit di ricerca e di
sperimentazione).
Nel caso in cui un brevetto per invenzione industriale comprenda una formula chimica generale e pi湛 composti, la
nullit per insuf鍖ciente descrizione in relazione ad un composto non implica di per s辿 nullit dellintero brevetto;
occorre accertare se, riguardo alla formula generale ed agli altri termini composti, sussistano i requisiti per una
valida brevettazione, procedendo, ove lindagine dia risultati positivi, alla dichiarazione di nullit parziale del
brevetto.
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33. Invenzioni di formula generale /2
App. Milano, 16-11-1993.
Un composto compreso nella formula generale rientra nel contenuto della domanda, ancorch辿 non espressamente esempli鍖cato (...)
Linvenzione (di formula generale) non concerne i singoli composti, bens狸 la struttura e gli elementi comuni ad una serie omogenea
di composti; nellambito delle invenzioni di prodotto chimico 竪 comune che il brevetto consista in una formula generale molto
ampia, nella quale possono essere ricompresi milioni di composti.
Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
Premesso che descrizione e rivendicazioni sono complementari al 鍖ne di dare vita ad una domanda di protezione brevettuale capace
di raggiungere il suo obiettivo e che pu嘆 ben avvenire che si chieda con la rivendicazione la protezione di ci嘆 che non 竪 stato
descritto oppure che si descriva ci嘆 che non 竪 stato rivendicato, deve ritenersi, ai sensi dellart. 26 del regolamento-invenzioni, che
sia possibile integrare loriginaria domanda di brevetto solo quando gli elementi dellintegrazione, ancorch辿 non siano pervenuti a
costituire loggetto della pretesa di tutela in quanto non contestualmente presenti sia nella descrizione che nella rivendicazione,
siano tuttavia gi presenti in almeno uno di tali elementi della domanda stessa (in applicazione di questo principio la suprema corte
ha approvato loperato della corte dappello di Genova che, avendo accertato che la domanda di brevetto non era diretta a
proteggere la cimetidina, ha respinto il tentativo di pervenire al risultato della protezione di tale composto, attraverso il
procedimento dellintegrazione della descrizione).
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34. Lintermedio
T. Torino. Torino, 24-09-1984.
brevettabile il prodotto intermedio, base di fabbricazione del composto farmacologicamente attivo, quando il composto chimico abbia una
applicazione industriale per la produzione delle sostanze oggetto del brevetto.
Cass. , sez. I, 16-11-1990, n. 11094.
Con riguardo alle invenzioni chimiche, non 竪 autonomamente brevettabile come prodotto il cosiddetto intermedio, inteso come la sostanza
che rappresenta un passaggio obbligato del procedimento di sintesi, ma che non 竪 fruibile per il soddisfacimento di un bisogno diverso da
quello connesso all'attuazione del procedimento stesso.
App. Milano, 16-11-1993.
Ai 鍖ni della industrialit del trovato, 竪 suf鍖ciente che questo sia riproducibile con caratteri costanti e tecnicamente realizzabile,
prescindendosi da qualsiasi giudizio circa la convenienza economica della sua attuazione, il grado pi湛 o meno elevato dei suoi effetti, la
prevalenza dei suoi bene鍖ci rispetto a controindicazioni o ad effetti collaterali indesiderati.
Non vi 竪 ragione per escludere dalla brevettabilit un prodotto che svolga una funzione puramente strumentale nell'ambito di un processo di
produzione industriale: il brevetto protegge quindi anche i c.d. intermedi.
Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8324.
L'intermedio, ovvero la sostanza che rappresenta un presupposto obbligato di un procedimento di sintesi, non 竪 autonomamente brevettabile
quando 竪 fruibile per soddisfare lo stesso bisogno connesso all'attuazione del procedimento medesimo.
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35. La contraffazione
Contraffazione letterale
Contraffazione parziale
Contraffazione peggiorativa
Contraffazione evolutiva (invenzione dipendente?)
Contraffazione per equivalenti
Contraffazione indiretta (contributory infringement)
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36. Contraffazione per equivalenti
Il criterio del nucleo inventivo
Il criterio FWR
Stessa funzione (function)
Stesso modo (way)
Stesso risultato (result)
Il criterio tedesco
Equivalenza = ovviet della soluzione alternativa
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39. Il caso LISEC
supporto
utensile multiplo
punta di trapano per la creazione di un foro
esterno
ugello di riempimento
punta saldatrice
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40. Il caso LISEC
supporto
utensile multiplo
punta di trapano per la creazione di un foro
esterno
ugello di riempimento
punta saldatrice
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41. La soluzione della Cassazione
Lisec II (Cass., sez. I, 13-01-2004, n. 257).
Per valutare se la realizzazione accusata di contraffazione possa considerarsi
equivalente a quella brevettata, occorre chiedersi se essa, nel permettere di
raggiungere il medesimo risultato 鍖nale, presenti carattere doriginalit,
offrendo una risposta non banale, n辿 ripetitiva della precedente: e tale 竪 quella
che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il
medesimo problema; in questo caso soltanto, infatti, pu嘆 ritenersi che la
soluzione si collochi al di fuori dellidea di soluzione protetta.
Equivalenza e problema tecnico
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42. Il caso POSIMAT
Le macchine raddrizzatrici
Asse inclinato ed asse verticale
Il momento della valutazione della
ovviet della soluzione alternativa
Lambito dellesclusiva nello
sviluppo del progresso tecnico
Tutela dellinventore e tutela
dei terzi
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43. Il caso POSIMAT /2
Trib. Parma, 18-12-2002.
Per accertare se le caratteristiche tecniche proprie del trovato in
contraffazione siano o meno frutto di autonoma attivit inventiva e
perci嘆 束non evidenti損, 竪 necessario svolgere tale indagine con
riferimento alla data del deposito del brevetto e non della pretesa
contraffazione, dal momento che ladozione di un diverso criterio
modi鍖cherebbe i con鍖ni della tutela brevettale a suo tempo richiesta
ed accordata, ampliando il contenuto del diritto di esclusiva.
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44. Il caso ACCUMALUX
Linvenzione rivendicata
camera intermedia, che funge
da collettore dell'elettrolito
apertura di passaggio in una
Revendication
parete della camera intermedia
1. Couvercle pour batterie comprenant :
un collecteur de gaz (12) incorpor辿 dans le couvercle (10) pour communi
quer avec l'int辿rieur d'au moins une cellule d'un bac de batterie et
s'辿tendant jusqu' une des parois lat辿rales (18) du couvercle (10) ;
orientata in direzione opposta
une cavit辿 (22) dans la paroi lat辿rale (18), d辿cal辿e lat辿ralement par rapport
au collecteur de gaz (12) ;
rispetto alla cavit
un canal lat辿ral (24), dans la paroi lat辿rale (18), reliant le collecteur de gaz
(12) la cavit辿 (22) ;
une plaque (26) recouvrant la cavit辿 (22), la plaque (26) 辿tant pourvue d'un
辿vent (28) ; et
Linvenzione
une pastille fritt辿e (30) log辿e dans la cavit辿 (22) et dispos辿e de mani竪re ce
que tous les gaz passent travers la pastille fritt辿e (30) puis l'辿vent (28)
vers le milieu ext辿rieur;
caract辿ris辿 par
4K
une chambre interm辿diaire (32) situ辿e dans le canal lat辿ral (24) et dans
laquelle d辿bouche le collecteur de gaz (12), le fond de la chambre interm辿
diaire (32) servant de collecteur d'辿lectrolyte ; et
un orifice de passage (34) dans une paroi (36) de la chambre interm辿diaire
camera intermedia
(32) pour le passage des gaz dans le canal lat辿ral (24), cet orifice de pas
sage (34) n'辿tant pas orient辿 vers la cavit辿 (22).
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45. Il caso ACCUMALUX /2
La contraffazione (2003)
La modi鍖ca (2005)
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46. La contraffazione indiretta
Contributory infringement:
realizzazione di mezzi univocamente destinati ad attuare linvenzione
Natura e funzione dellistituto
contraffazione diffusa
contraffazione dellutente 鍖nale
tattiche elusive
Univocit della destinazione
Univocit e stato soggettivo
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47. La domanda di contraffazione
Art. 53 CPI Effetti della brevettazione
1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la
concessione del brevetto.
2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la
descrizione e gli eventuali disegni e' resa accessibile al pubblico.
Art. 132 CPI Anticipazione della tutela
1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi
anche in corso di brevettazione o di registrazione, purch辿 la domanda sia
stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la
domanda sia stata noti鍖cata.
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48. Onere della prova
Art. 121 CPI - Ripartizione dell'onere della prova
1. L'onere di provare la nullita' o la decadenza del titolo di proprieta' industriale incombe in ogni caso a
chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al
titolare. (...)
2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia
individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi,
essa puo' ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla
controparte. Puo' ottenere altresi' che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identi鍖cazione dei
soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione
dei diritti di proprieta' industriale.
3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela
delle informazioni riservate, sentita la controparte.
4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di ri鍖uto ingiusti鍖cato di
ottemperare agli ordini. (...)
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49. Competenza
Contraffazione e forum shopping
Art. 120.6 CPI
Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore
possono essere proposte anche dinanzi all'autorit giudiziaria della sezione
specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.
Necessit di convenire il rivenditore
Prodotti commercializzati tramite la rete Internet
La giurisprudenza della Corte di Giustizia
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50. Sanzioni
Art. 124 CPI
inibitoria (con penale) (art. 124 CPI)
distruzione
assegnazione in propriet
sequestro temporaneo
Art. 124.6 CPI
Delle cose costituenti violazione del diritto di proprieta' industriale non si puo' disporre la
rimozione o la distruzione, ne' puo' esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa
uso personale o domestico.
Art. 126 CPI
pubblicazione
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51. Il risarcimento del danno
Criteri di calcolo
Lucro cessante (mancato guadagno)
Utile del contraffattore
Royalty media
Art. 125 CPI - Risarcimento del danno (vecchio testo)
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato e' liquidato secondo le disposizioni degli articoli
1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante e' valutato dal giudice anche tenendo
conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni puo' farne, ad istanza di parte, la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni
che ne derivano.
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52. Il risarcimento del danno /2
Lattuazione della direttiva enforcement (2006)
Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei pro鍖tti dellautore della violazione
1. Il risarcimento dovuto al danneggiato 竪 liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del
codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il
mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i bene鍖ci realizzati dallautore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni pu嘆 farne la liquidazione in una somma globale stabilita
in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante 竪 comunque
determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che lautore della violazione avrebbe dovuto pagare
qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso pu嘆 chiedere la restituzione degli utili realizzati dallautore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.
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53. Il risarcimento del danno /3
I (nuovi?) criteri
Lucro cessante + danno emergente
Pro鍖tti del contraffattore
Royalty media
La retroversione degli utili
Conseguenze pratiche
La nuova giurisprudenza del Tribunale di Milano
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54. La tutela cautelare
Limportanza della tutela cautelare
I provvedimenti cautelari nel Codice della Propriet Industriale
Descrizione
Sequestro
Inibitoria (con penale)
Pubblicazione
Lart. 700 c.p.c.
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55. Riferimenti normativi
Il Codice della Propriet Industriale (Decreto Legislativo 10
febbraio 2005, n. 30)
Art. 51 - Requisiti della descrizione
Art. 52 - Natura e funzione delle rivendicazioni
Art. 160 - Contenuto della domanda
Art. 161 - Unicit dellinvenzione
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56. Riferimenti normativi /2
La Convenzione sul Brevetto Europeo
Art. 69 CBE e relativo protocollo interpretativo
Art. 78 CBE - Contenuto minimo della domanda
Art. 83 CBE - Requisiti della descrizione
Art. 84 CBE - Requisiti delle rivendicazioni
Il Regolamento CBE
Regola 42 - La descrizione
Regola 43 - Le rivendicazioni
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57. Riferimenti web
http://www.epo.org http://www.uibm.gov.it http://www.wipo.int
Brevetti Brevetti PCT e
Europei Italiani Convenzioni
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58. Milano, 23 marzo 2009
Grazie
Avv. Gualtiero Dragotti
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